Bewijs  

Rechtbank Overijssel 25 juni 2014, IEF 13994 (PrimaVita tegen Triscom)
Merkenrecht. Normaal gebruik. Bewijs. Eiser vordert vervallenverklaring van Beneluxwoordmerk PRIMAVITA van Triscom vanwege non-usus in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. De enkele stelling van PrimaVita dat het merk PRIMAVITA door Triscom in de relevante periode niet normaal is gebruikt, heeft niet tot gevolg dat Triscom dient te bewijzen dat zij het merk wel heeft gebruikt. De vorderingen van eiseres worden afgewezen. In reconventie wordt het PrimaVita verboden merkinbreuk te maken op PRIMAVITA van Triscom.

De rechtbank stelt voorop dat, gelet op de arresten van het HvJ EG (Ansul/Ajax en La Mer Technology Inc/Labaratoires Goemar) van normaal gebruik van een merk sprake is wanneer het merk, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.

4.3. Volgens de normale regels voor bewijslastverdeling is PrimaVita als eisende partij belast met het bewijs van het niet-gebruik van het merk. De enkele stelling van PrimaVita dat het merk PRIMAVITA door Triscom in de relevante periode niet normaal is gebruikt, heeft niet tot gevolg dat Triscom zal dienen te bewijzen dat zij het merk wel heeft gebruikt. De bewijslast kan echter worden verschoven indien de eisende partij een dusdanig begin van bewijs heeft geleverd dat er een vermoeden is ontstaan van non-usus. In dat geval kan de rechtbank, met toepassing van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, ervoor kiezen om de bewijslast dat het merk wel is gebruikt bij gedaagde te leggen. Gelet op hetgeen hierna volgt, ziet de rechtbank hiertoe geen aanleiding.

4.4. PrimaVita heeft ter nadere onderbouwing van haar stelling onder meer aangevoerd dat Triscom haar geen bewijs heeft kunnen tonen van gebruik van het merk en dat de conclusie van het door haar overgelegde en in haar opdracht uitgevoerde onderzoeksrapport van 17 april 2008 luidt dat Triscom het merk PRIMAVITA in de Benelux niet voor andere voedingsmiddelen dan babyvoeding heeft gebruikt. PrimaVita heeft nadien nog een onderzoeksrapport overgelegd, daterend van 25 februari 2013, waarin dezelfde conclusie wordt getrokken. Kort gezegd volgt uit genoemde rapportages dat slechts sprake is van “beperkt” gebruik van “enkel” babyvoeding en geen andere voedingsmiddelen.

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 mei 2014, IEF 13843 (Het Anker tegen Montis)
Uitspraak ingezonden door Ruby Nefkens, Van der Steenhoven advocaten. Executievonnis na arrest (Hof Arnhem-Leeuwarden hier). Berekening winst. Montis is voornemens om uitsluitend de winstafdracht te executeren. Het Anker mag verliezen gedurende een aantal jaren per model in mindering brengen op de positieve resultaten per model gedurende andere jaren. Nu het Anker reeds een deel van haar vaste kosten in mindering heeft gebracht op de omzet en de door haar zelf gepresenteerde cijfers niet heeft aangepast gaat de voorzieningenrechter voorbij aan de stelling dat nog andere vaste kosten in mindering moeten worden gebracht. Nu uit de beide opgaven van de registeraccountant van Het Anker volgt dat op de bepaalde modellen over de jaren 2002 tot en met 2007 een winst is gemaakt van €42.839,92 en op de overige modellen verlies heeft geleden, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Montis gerechtigd is het vonnis op het onderdeel van winstafdracht tot dat bedrag te executeren.

4.14 (...) Nu het Hof niet een tijdsduur heeft aangegeven, bijvoorbeeld per jaar of per maand, maar uitsluitend een aaneengesloten periode tot 2008 heeft genoemd is de voorzieningenrechter van oordeel dat de meest gerede uitleg is: de winst die door je jaren heen is verkregen per model. Per model mag dan het verlies geudrende die periode tot 2008 op dat model in mindering worden gebracht op de behaalde winst op hetzelfde model.

4.16. Nu uit de beide opgaven van de registeraccountant van Het Anker volgt dat Het Anker op de modellen Kira, Rio en Twiggy over de jaren 2002 tot en met 2007 een winst heeft gemaakt van €42.839,92 en op de overige modellen verlies heeft geleden, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Montis gerechtigd is het vonnis op het onderdeel van winstafdracht tot dat bedrag te executeren. De vordering sub 1 zal aldus worden toegewezen dat executieverbod wordt opgelegd dat uitsluitend betrekking heeft op de veroordeling tot afdracht van nettowinst door Het Anker aan Montis voor zover die executie een bedrag van €42.839,92 te boven gaat.

Vzr. Rechtbank Overijssel 7 maart 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:2322 (zoekmachineverzoek I)
Vzr. Rechtbank Overijssel 14 april 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:2321 (zoekmachineverzoek II)
Bewijsbeslag op digitale bestanden ex 843a Rv. Verzoek om selectie van documenten door middel van zoektermen en een digitale zoekmachine zoals Google. Verzoekster kan kennelijk pas na doorzoeking en kennisneming van documenten, aanwijzen van welke bepaalde bescheiden zij inzage of afschrift wil vorderen. Dat is te ruim en ter voorkoming van een ‘fishing expedition’, wordt het verzoek afgewezen.

2.3. De voorzieningenrechter toetst het verzoek aan artikel 843a Rv. in het licht van deze overwegingen van de Hoge Raad. De rechter begrijpt uit dit gebruik in het verzoekschrift, dat verzoekster kennelijk alle bij gerekwestreerde aan te treffen digitale documenten (alsmede alle eerdere concepten daarvan en inclusief verwante documentatie zoals interne en externe correspondentie), niet één uitgezonderd, in de vorm van digitale kopieën in beslag wil laten nemen, en dat verzoekster deze kopieën vervolgens (zodra kennisneming van die stukken of van een deel daarvan zou worden toegestaan) met behulp van een zoekmachine zoals Google wil doorzoeken om daaruit die stukken te selecteren waarin (telkens) tenminste één van de door haar gewenste zoektermen voorkomt.

2.4. Verzoekster kan dus kennelijk pas na die doorzoeking en dus pas na kennisneming van de inhoud van die documenten, althans pas na kennisneming van een door de zoekmachine gegeven korte samenvatting of aanduiding van de inhoud van die documenten, aanwijzen van welke bepaalde bescheiden zij inzage, afschrift of uittreksel wil vorderen.

2.5. Dat is te ruim, en beantwoordt niet aan de in artikel 843a Rv. ter voorkoming van ‘fishing expeditions’ gestelde voorwaarde dat slechts inzage, afschrift of een uittreksel kan worden gevorderd van bepaalde bescheiden. Het verzoek moet daarom worden afgewezen.

Rechtbank Amsterdam 19 maart 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2407 (Taxichauffeur tegen Parool)
Mediarecht. Onrechtmatige perspublicatie. Onjuistheid van citaat over het schoppen van fietsers. Na (negatieve) bewijsopdracht IEF 12783, slaagt taxichauffeur niet in bewijs. De getuige heeft het gesprek maar deels gehoord. Omdat nu het gaat om de vraag of iets niet heeft gezegd, kan weinig waarde aan die verklaring worden gehecht. De overgelegde verklaringen over zijn persoonlijkheid kunnen niet bijdragen aan het bewijs. Getuige heeft desgevraagd juist verklaard dat hij niets negatiefs van het citaat over het schoppen heeft gehoord. Vorderingen worden afgewezen.

2.8. De rechtbank acht [eiser] niet in de hem gegeven bewijsopdracht geslaagd. [eiser] heeft weliswaar verklaard dat het [journalist] was die hem vroeg of hij in een situatie als die van het ongeluk de dame in kwestie zou hebben geschopt en dat hij [journalist] daarop heeft gevraagd of hij gek geworden was, maar deze verklaring vindt geen steun in de verklaring van [getuige]. In tegendeel, [getuige] heeft desgevraagd juist verklaard dat hij niets negatiefs (van het citaat over het schoppen) heeft gehoord. Daar komt bij dat [getuige] volgens zijn eigen verklaring het gesprek tussen [journalist] en [eiser] maar deels heeft kunnen horen zodat – nu het gaat om de vraag of [eiser] iets niet heeft gezegd – in algemene zin weinig waarde aan die verklaring kan worden gehecht. Ook de door [eiser] overgelegde verklaringen over zijn persoonlijkheid kunnen niet bijdragen aan het bewijs. Niet de persoonlijkheid van [eiser] is immers in het geding, maar de vraag of Het Parool hem onjuist heeft geciteerd. Nu ander aanvullend bewijs evenmin voorhanden is en [journalist] – die ondubbelzinnig en consistent met zijn eerdere schriftelijke verklaring heeft verklaard dat [eiser] de geciteerde uitspraken uit eigen beweging heeft gedaan – de verklaring van [eiser] gemotiveerd heeft weersproken, heeft [eiser] het bewijs niet geleverd.

HR 2 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1067 (eiser tegen Hallmark Cards)
Deskundigenbericht. Eiser is ontwerper/uitvinder van een BLACK BOX waarin wenskaarten en andere voorwerpen kunnen worden opgeborgen. Nu vordert eiser schadevordering uit hoofde van nakoming inspanningsverplichting door rechthebbende na overdracht van rechten uit octrooi en Benelux merkdepot. De Hoge Raad oordeelt dat eiser de melding van onpartijdigheid van de deskundige tijdig was gedaan: in het eerste gedingstuk na deponering deskundigenrapport. De deskundige heeft tot en met 1993 bij Hallmarks rechtsvoorganger gewerkt en is nu internationaal leverancier voor Hallmark (artt. 194 en 198 lid 1 Rv). Hof heeft ten onrechte deels het deskundigenrapport aan zijn oordeel ten grondslag gelegd en het arrest wordt vernietigd.

3.2.3 (...) [eiser] stelt dat de deskundige tot en met 1993 bij Hallmark’s rechtsvoorgangster heeft gewerkt en dat Hallmark internationaal afnemer is van het bedrijf van de deskundige. Naar het oordeel van het hof is bedoeld dienstverband zo lang geleden geëindigd dat dat op zichzelf onvoldoende is om te twijfelen aan de onpartijdigheid van de deskundige. Wel gaat het hof, als onvoldoende betwist, ervan uit dat vanuit het Amerikaanse Hallmark-concern zaken zijn gedaan met het bedrijf van de deskundige. Het hof acht deze zakelijke relatie, zeker in combinatie met eerdergenoemd dienstverband, niet gelukkig. Het hof laat de laatste zin van pagina 14 en de pagina’s 16 tot en met 19 van het deskundigenrapport, die volgens [eiser] suggestief zijn, buiten beschouwing, maar ziet onvoldoende reden om ook de pagina’s 1 tot en met 15, behoudens de laatste zin van pagina 14, buiten beschouwing te laten. Blijkens zijn eigen stellingen is [eiser] tijdens de bespreking met de deskundige, dus voordat het rapport werd opgesteld, reeds op de hoogte gekomen van voormelde zakelijke relatie, maar hij heeft toen niet verzocht een andere deskundige te benoemen. Voorts heeft [eiser] wat betreft de pagina’s 1 tot en met 15 van het deskundigenrapport niet concreet gesteld dat deze getuigen van partijdigheid. (rov. 10)

3.3.2. [eiser] heeft ter onderbouwing van zijn twijfel aan de onpartijdigheid van de deskundige onder meer gewezen op het hiervoor genoemde dienstverband van de deskundige en op de hiervoor vermelde zakelijke relatie. Daarmee heeft hij voldoende omstandigheden gesteld die, objectief beschouwd, twijfel kunnen rechtvaardigen aan de onpartijdigheid van de deskundige in de zin van art. 198 lid 1 Rv. Door te oordelen dat [eiser] bovendien concreet diende aan te geven dat de door het hof bedoelde passages van het rapport getuigen van partijdigheid van de deskundige, heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent de terzake op een partij rustende stelplicht. Veelal is immers niet naar buiten kenbaar op welke plaatsen of op welke wijze het rapport van een deskundige is beïnvloed door diens (gestelde) partijdigheid. Het hof diende dus te beoordelen of voormelde twijfel gerechtvaardigd was, alvorens (onderdelen van) het deskundigenrapport aan zijn oordeel ten grondslag te leggen. Nu van die beoordeling uit de bestreden uitspraak niet blijkt, slaagt het onderdeel.

Lees eerdere uitspraken hier:
ECLI:NL:GHSGR:2010:5377
ECLI:NL:GHSGR:2011:3041
ECLI:NL:GHDHA:2013:5332
ECLI:NL:HR:2014:1067

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 april 2014, IEF 13794 (Autodesk tegen Zwcad)
Uitspraak mede ingezonden door Lisette Bieleveld en Marc Elshof, Boekel De Nerée. Auteursrecht. Broncode. Bedrijfsgeheim. Afgifte in China. CAD-programma's stellen een ontwerper in staat met een computer te tekenen en ontwerpen. Autodesk behandelt de broncode van AutoCAD als een bedrijfsgeheim. ZwCAD+ is doorontwikkeld en tekeningen zijn met AutoCAD uitwisselbaar. De punten van overeenstemming in de functionaliteit van ZWCAD+ en AutoCAD zijn onvoldoende om de gestelde auteursrechtinbreuk en schending van bedrijfsgeheimen aannemelijk te achten. De drempel voor toewijzing van het bevel tot afgifte van bewijsmateriaal ligt lager dan de drempel voor toewijzing van een verbod op inbreuk. Voor de edities van 2012 en 2014 dient de broncode te worden afgegeven aan een bewaarder in China.

De artikelen 843a, 1019a en 853 e.v. Rv verzetten zich niet tegen toewijzing van een bevel tot afgifte van bewijsmateriaal dat zich in China bevindt aan een bewaarder in China.

4.7. De punten van overeenstemming in de functionaliteit van ZWCAD+ en AutoCAD die Autodesk aanhaalt, zijn in dit geval onvoldoende om de gestelde inbreuk en schending van bedrijfsgeheimen voorshands aannemelijk te achten. Autodesk wijst primair op een aantal fouten in de functionaliteit van AutoCAD 2008, die ook in ZWCAD+ voorkomen. (...)

4.8. Ook de overige punten van overeenstemming tussen ZWCAD+ en AutoCAD 2008 die Autodesk aanhaalt, zijn onvoldoende om voorshands een inbreuk of schending van bedrijfsgeheimen te kunnen aannemen. Voor elk van die punten is namelijk in een door gedaagden aangehaald rapport (productie 10 van ZWSoft c.s.) een verklaring gegeven die de gestelde ontlening ontkracht. Hoewel niet elke verklaring even overtuigend is en de combinatie van de vele punten van overeenstemming tussen ZWCAD+ en AutoCAD 2008 vragen oproept, kan in het licht van die verklaringen niet zonder nadere bewijslevering, waarvoor dit kort geding geen ruimte biedt, een verbod worden opgelegd.
4.9. Ten slotte moet het betoog van Autodesk dat ZWCAD+ wel moet zijn ontleend aan AutoCAD omdat ZWCAD+ in een veel kortere tijd is ontwikkeld dan AutoCAD, naar voorlopig oordeel worden verworpen. Daargelaten dat niet duidelijk is hoe lang de ontwikkeling van ZWCAD+ heeft geduurd, zijn er vele andere verklaringen voor de relatief snelle ontwikkeling van ZWCAD+ denkbaar dan het overnemen van delen van de broncode van AutoCAD 2008.
auteursrecht op dialoogvensters
4.10. Ter zitting heeft Autodesk nog betoogd dat gedaagden ook inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van Autodesk omdat (onderdelen van) dialoogvensters uit AutoCAD zijn overgenomen in ZWCAD+. Die stelling moet worden gepasseerd omdat die (onderdelen van) dialoogvensters naar voorlopig oordeel niet zijn aan te merken als een eigen intellectuele schepping van Autodesk en dus niet in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Autodesk heeft ook niet gesteld dat, laat staan voldoende toegelicht waarom, de vormgeving of inhoud van die vensters origineel is.

4.12. Het door Autodesk aangevoerde belang bij de inbewaringgeving, te weten het veiligstellen van bewijsmateriaal ten behoeve van een bodemprocedure, is spoedeisend en naar voorlopig oordeel ook een rechtmatig belang in de zin van de artikelen 843a en 1019a Rv. Ook aan de overige eisen die deze bepalingen stellen aan de afgifte van bewijsmateriaal is naar voorlopig oordeel voldaan, waaronder de vereiste onderbouwing van de inbreuk. De hierboven in het kader van de beoordeling van de verbodsvordering getrokken conclusie over het gebrek aan onderbouwing van de gestelde inbreuk staat daaraan niet in de weg. De drempel voor de toewijzing van een bevel tot afgifte van bewijsmateriaal ligt namelijk lager dan de drempel voor de toewijzing van een verbod op inbreuk. Het bewijsmateriaal waarvan de afgifte wordt gevorderd moet immers kunnen wordt gebruikt bij de onderbouwing van de gestelde inbreuk in een procedure waarin een verbod wordt gevorderd. Daar komt bij dat de toewijzing van het gevorderde verbod veel ingrijpender is voor gedaagden dan een toewijzing van het gevorderde bevel tot afgifte van de broncode, zeker nu Autodesk geen afgifte aan haarzelf vordert, maar afgifte aan een bewaarder. Voor de toewijzing van een bevel tot afgifte van bewijsmateriaal volstaan daarom concrete feiten en omstandigheden waaruit een redelijk vermoeden van de inbreuk kan volgen (vgl. hof Den Haag, 29 oktober 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3941, Real Networks). Naar voorlopig oordeel voldoen de door Autodesk aangedragen, en met redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal onderbouwde aanwijzingen aan die maatstaf. Het feit dat vele functies van AutoCAD 2008 die geen voor de gebruiker zinvolle bijdrage leveren aan de werking van het systeem of die zelfs als fouten kunnen worden gekwalificeerd, terugkomen in ZWCAD+ biedt naar voorlopig oordeel voldoende grond voor toewijzing van de gevorderde maatregel, wat er ook zij van de verklaringen die gedaagden hebben gegeven voor die overeenkomsten.

4.14. Naar voorlopig oordeel verzetten de artikelen 843a, 1019a en 853 e.v. Rv zich ook niet tegen toewijzing van een bevel tot afgifte van bewijsmateriaal dat zich in China bevindt aan een bewaarder in China (gedaagden hebben dat ook niet betoogd). De artikelen 843a en 1019a Rv vereisen slechts dat het af te geven bewijsmateriaal zich in de macht van de wederpartij bevindt en dat is – voor ZWSoft c.s. – onweersproken het geval (zie voor RTOC hierna r.o. 4.18). Wat betreft de bewaarder bepaalt artikel 854 Rv dat “iedere daartoe geschikte persoon” tot bewaarder kan worden benoemd. Het artikel vermeldt niet dat die persoon zich in Nederland moet bevinden en in dit geval is een bewaarder in China volgens partijen kennelijk geschikt.

4.16. Ter zitting heeft Autodesk toegelicht dat zij afgifte vordert van de broncode, inclusief de build en mastering scripts, third party binary components en libraries. Die componenten zijn – zoals Autodesk onbestreden heeft aangevoerd – nodig om te kunnen controleren of de aangeleverde broncode overeenstemt met de broncode van de in de handel verkrijgbare versies van ZWCAD+ 2012 en ZWCAD+ 2014. Voor de duidelijkheid zullen deze componenten expliciet worden vermeld in het bevel.

4.17. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat gelet op de artikelen 843a lid 1 en 857 Rv de kosten van de bewaarder aan wie de kopie van de broncodes dient te worden verstrekt, voor rekening van Autodesk komen.

Lees de uitspraak hier:
IEF 13794 (pdf)
IEF 13794 (link)

Rechtbank Oost-Brabant 23 april 2014, IEF 13787 (Vereniging Professionele Woningbemiddelaars tegen Domica c.s.)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas en Eelco Bergsma, Deterink. Franchise. Geen merkinbreuk. Misleidende mededeling. VPW is houdster van woordmerk Rots-Vast Groep en exploiteert een franchiseformule. Tot het vonnis van de Rechtbank Amsterdam waren de franchisenemers gerechtigd tot gebruik van dit merk. Gedaagden hebben hun best gedaan om alles van internet te verwijderen en hebben, gelet op hun investeringen in de nieuwe naam, geen belang meer bij gebruik van het teken, aldus Domica c.s. Er is geen sprake van inbreuk. Met de advertentie "Rots-Vast Groep wordt DOMICA" heeft de vestiging in Amsterdam een misleidende mededeling gedaan in de zin van artikel 6:194 BW.

4.13. (...) De rechtbank begrijpt waarom Amsterdam zich genoodzaakt zag te reageren op de onjuiste mededeling die vanuit de Rots-Vast Groep is verzonden aan alle makelaars in Amsterdam, maar zij had vervolgens niet op haar beurt ook een onjuiste mededeling mogen doen. Amsterdam had moeten uitleggen dat zij vanaf hetzelfde adres haar activiteiten zou blijven uitvoeren, maar dan vanwege het feit dat zij de franchiseketen Rots-Vast had verlaten onder een nieuwe naam. Nu de advertentie onjuiste informatie bevat en daardoor de suggestie wekt dat de Rots-Vast Groep in zijn geheel onderdeel is geworden van Domica, rechtvaardigt de eerdere onjuiste mededeling vanuit Rots-Vast Groep deze advertentie niet.

Lees de uitspraak hier:
IEF 13787 (pdf)

ECLI:NL:RBOBR:2014:3081 (link)

Beschikking Rechtbank Amsterdam 17 april 2014, IEF 13781 (Ryan Air tegen KRO)
Uitspraak ingezonden door Jens van den Brink, Kennedy Van der Laan. Ryanair verzoekt om een voorlopig getuigenverhoor. In de einduitspraak [IEF 13761] is geoordeeld dat de beweringen voldoende steun vinden in het beschikbare (feiten)materiaal, hiermee is het belang van Ryanair bij het horen van getuigen komen te ontvallen. Feiten en omstandigheden die mogelijk achteraf komen vast te staan kunnen namelijk aan de rechtmatigheid van de uitzendingen niet afdoen.

4.3. (...) De rechtbank overweegt daarbij, dat niet behoefde en hoeft te worden vastgesteld wat de feiten en omstandigheden zijn omtrent de onderwerpen waarover Ryanair getuigen wenst te doen horen. Feiten en omstandigheden die mogelijk achteraf komen vast te staan kunnen namelijk aan de rechtmatigheid van de uitzendingen en de vooraankondigingen niet afdoen. Het verzoek zal dan ook worden afgewezen wegens onvoldoende belang.

Rechtbank Den Haag 19 maart 2014, HA ZA 13-76 (Majestic Products tegen ATG Gloves)
Uitspraak ingezonden door Martin Hemmer, AKD. Tussenvonnis. De rechtbank Rotterdam verklaarde zich onbevoegd kennis te nemen van een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk MAXIFLEX voor flexibele werkhandschoenen. ATG vordert thans in reconventie staking inbreuk op het merk Maxiflex. De uitbreiding van de eis in conventie wordt als eis in reconventie als bedoeld in de Gemeenschapsmerkenverordening beschouwd.

Zaak wordt aangehouden voor het nemen van aktes over vordering tot nietigverklaring MAXIFLEX en het feit dat ATG geen merkhouder is.

Bevoegdheid:
3.9 Met betrekking tot de bevoegdheid van de rechtbank in conventie werpt ATG de vraag op of Majestic een vermeerdering van eis mocht indienen in de fase van de procedure waarin deze zich op dat moment bevond met een beroep op artikel 99 GMVo. ATG stelt dat de situaties zoals bepaalt in artikel 99 lid 3 GMVo niet aan de orde zijn en dat Majestic een zelfstandige vordering had kunnen en moeten instellen bij de volgens haar bevoegde rechtbank.

3.11 In artikel 52 lid 1 GMVo is bepaald dat het Gemeenschapsmerk op de door Majestic bedoelde gronden op vordering bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig kan worden verklaard. Artikel 96 GMVo bepaalt dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk bij uitsluiting bevoegd zijn te oordelen over een reconventionele vordering tot nietigverklaring en dat is in Nederland de rechtbank Den Haag.

3.13 In een procedure voor een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk moet aldus eerst een vordering tot merkinbreuk zijn ingesteld, alvorens er een beroep op nietigheid van het Gemeenschapsmerk kan worden gedaan. Op grond van de GMVo is er dan sprake van een “reconventionele vordering in een inbreukprocedure”. In dit geval is feitelijk in conventie sprake van zo’n “reconventionele vordering in een inbreukprocedure”. De (conventionele) vordering van Majestic is immers een verweer tegen de (reconventionele) vordering van ATG strekkende tot verklaring voor recht dat Majestic inbreuk heeft gemaakt op het merk MAXIFLEX. Gelet hierop oordeelt de rechtbank derhalve dat de vordering van Majestic tot nietigverklaring van het merk moet worden beschouwd als een “reconventionele vordering in een inbreukprocedure” zoals is bedoeld in de GMVo (vgl. IEPT20101027, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro, rov. 4.2).

3.14 Anders dan ATG heeft aangevoerd staat artikel 99 GMVo gelet op het voorgaande derhalve niet in de weg aan de beoordeling van de door Majestic aangevoerde gronden voor nietigheid van het merk MAXIFLEX. De rechtbank is bevoegd uit hoofde van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder d en 97 lid 2 GMVo (juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet GMVo) aangezien ATG niet is gevestigd in een van de lidstaten en Majestic in Nederland is gevestigd.

3.20 De rechtbank constateert dat ATG als procespartij niet de merkhouder is van het merk MAXIFLEX maar licentiehouder en dat zij de op het merk gebaseerde vorderingen in reconventie heeft ingesteld op grond van een procesvolmacht van de merkhouder.
In het licht van artikel 100 lid 3 GMVo worden beide partijen daarom eveneens in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de gevolgen die dit heeft voor de ingestelde nietigheidsvordering.

Hof Den Haag 18 maart 2014, zaaknr. 200.126.944/01 (Inno Nautic tegen Cuckoo Company)
Uitspraak ingezonden door Olaf van Haperen, Kneppelhout & Korthals. Het hof bekrachtigt het vonnis gewezen in conventie IEF 12513, maar vernietigt het vonnis in reconventie en herbegroot de vordering waarvoor beslag wordt gelegd van €850.000 tot €80.000. Een voorschot op schadevergoeding wordt geheel afgewezen. Een omvangrijke schadestaatprocedure, waarbij de betwisting valt te reduceren tot de volgende drie algemene verweren:

I stelling dat de tank een commercieel succes zou zijn geworden en met de verkoop daarvan (grote) winst zou zijn behaald;
II het causaal verband tussen het niet overdragen van de octrooiaanvrage in maart 2007 en een aantal schadeposten;
III een deel van de gestelde schade is geleden door Inno Nautic.

ad I: onvoldoende aannemelijk
ad II: niet aannemelijk
ad III: niet voldoende aannemelijk

24. Het hof deelt voorts het oordeel van de voorzieningenrechter dat er, gelet op de zeer moeizame liquiditeitspositie van INH, een aanzienlijk restitutierisico bestaat, hetgeen ertoe leidt dat de belangen van Cuckoo bij afwijzing dienen te prevaleren boven de belangen van INH bij toewijzing. De stelling van INH dat de financiële situatie en daarmee het restitutierisico het directe gevolg zijn van de schade die INH heeft geleden ten gevolge van het tekortschieten van Cuckoo acht het hof, op grond van hetgeen hiervoor is overwogen onvoldoende aannemelijk gemaakt, nog daargelaten dat in deze zaak geen schade aan de orde is die door INH (maar door Inno Nautic) is geleden. Ook in zoverre falen de principale grieven.