Merkenrecht  

Rechtbank Midden-Nederland 23 juli 2014, IEF 14069 (Alpargatas tegen Brands & Concepts)
Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx Advocaten. Merkenrecht. Vergelijk IEF 13602. Alpargatas produceert slippers en is houder van het woordmerk HAVAIANAS. Brands & Concepts is een groothandel in overige consumentenartikelen en verkoopt slippers onder de merknaam 'Hollandaisas'. Brands & Concepts maakt slechts auteursrechtinbreuk op één zogenoemd inbreukpaar en moet alle bij haar in bezit zijnde inbreukmakende slippers afgeven. 'Hollandaisas' is geen merkinbreuk op 'HAVAIANAS', de gelegde derdenbeslagen zijn nietig.

Beneluxwoordmerk
4.10. Allereerst heeft Alpargatas een beroep gedaan op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van een inbreuk op deze grond. Het Beneluxwoordmerk van Alpargatas 'Havaianas' en het teken c.q. woordmerk 'Hollandaisas' zoals dat wordt gebruikt door Brands & Concepts, zijn niet identiek aan elkaar danwel vertonen geen hoge mate van gelijkenis met elkaar in die zijn dat het verschil niet bij het publiek opvalt. (…)

4.11. (…) Auditief zijn de woorden 'Havaianas' en 'Hollandaisas naar het oordeel van de rechtbank niet gelijk aan elkaar. De uitspraak van beide woorden is duidelijk verschillend wat betreft de klank. Visueel stemt het Beneluxwoordmerk 'Havaianas' niet in relevante mate overeen met het teken 'Hollandaisas'. De eerste letter en de laatste twee letters van de woorden zijn weliswaar gelijk aan elkaar, maar voor het overige zijn zij verschillen. Begripsmatig komen het Beneluxwoordmerk en het teken evenmin overeen. 'Hollandaisas' verwijst naar een Nederlands product terwijl 'Havaianas' juist niet verwijst naar een product afkomstig van een Braziliaanse onderneming. (…)

4.15. De rechtbank is van oordeel dat Alpargatas evenmin een geslaagd beroep kan doen op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Hiervoor is het volgende redengevend. Ervan uitgaande dat 'Havaianas' als een bekend merk beschouwd dient te worden, is onvoldoende door Alpargatas aannemelijk gemaakt dat Brands & Concepts door het gebruik van het teken 'Hollandaisas' handelingen heeft verricht die schade toe hebben gebracht aan Alpargatas. (…)

Auteursrecht
4.21. (…) De kenmerkende vijf elementen van de 'Havaianas Brazil' slipper komen immers op (nagenoeg) dezelfde wijze terug in de 'Hollandaisas' slipper. De totaalindrukken van beide slippers verschillen te weinig om tot een ander oordeel te kunnen leiden, nu slechts het op de strap aangebrachte woord verschilt ('Hollandaisas' in plaats van 'Havaianas'). Daarbij telt ook dat het eerstgenoemde woord (hoewel geen woordmerkinbreuk opleverend) enige gelijkenis heeft met het laatstgenoemde woord (beide betreffen een in het Spaans/Portugees gestelde geografische aanduiding). Door het produceren en op de markt brengen van de 'Hollandaisas' slipper is aldus sprake van ongeoorloofde verveelvoudiging van het beschermde werk van Alpargatas.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT

Vzr. Rechtbank Gelderland 21 juli 2014, IEF 14068 (IDTV tegen TB Events)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Emiel Jurjens, Kennedy Van der Laan. Merkenrecht. IDTV is houdster van verschillende WIE IS DE MOL?-merken, onder meer ingeschreven voor spellen en evenementen. TB Events voert een evenementenbureau en organiseert onder andere bedrijfsuitjes onder de naam ‘Wie is de Mol?’. IDTV vordert met succes staking van de merkinbreuk en domeinnaamoverdracht van wieisdemolspel.nl. Het verweer dat door TB Events al jaren voorafgaand aan het merkdepot voorgebruik maakte en IDTV zich niet meer tegen voortgezet gebruik kan verzetten, wordt verworpen. Het gaat om het gebruik van identieke tekens voor identieke diensten.

4.3. TB Events, die uitjes organiseert met de namen 'Wie is de Mol? aan tafel', en 'Wie is de Mol lunch', 'Wie is de Mol? Quiz' en 'Wie is de Mol Buitenland' en die een website onderhoudt met de domeinnaam <wieisdemolspel.nl> maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE inbreuk op het woordmerk van IDTV. Er is immers sprake van gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk WIE IS DE MOL?. De toevoegingen 'aan tafel', 'Lunch', 'Quiz', 'Buitenland' en 'spel' achter 'Wie is de Mol' maken dat niet anders. Deze toevoegingen zijn louter beschrijvend voor de diensten die worden aangeboden en daarmee ondergeschikt aan het hoofdbestanddeel 'Wie is de Mol'. TB Events gebruikt het teken voorts in het economisch verkeer voor soortgelijke diensten waarvoor het woordmerk van IDTV is ingeschreven, te weten spellen en evenementen, en meer specifiek voor de organisatie van sportieve evenementen. (…)

4.5. (…) Er is geen rechtsregel op grond waarvan dit verweer als zodanig wordt gehonoreerd en TB Events heeft ook geen rechtsregel, anders dan dat dit zou volgen uit het stelsel van het BVIE, kunnen noemen waarop haar verweer is gebaseerd. Het systeem van het BVIE berust op het beginsel dat het recht op een merk wordt verkregen door eerste depot gevolgd door inschrijving, zie artikel 2.2 BVIE. Inherent aan dit systeem is dat geen rechten kunnen worden verkregen door louter gebruik van een teken, ook niet op basis van het gemene recht. (...)
 

Andere blogs:
Novagraaf

Bijdrage ingezonden door Lena Kröger en Brigitte Spiegeler, Spiegeler Advocaten. De Duitse supermarktketen Real heeft onlangs verzoeken tot vervallenverklaring van het beeldmerk met de adelaar van de Deutsche Fußball-Bund (DFB) bij het OHIM (login) en het Deutsches Patent-und Markenamt ingediend. Volgens Real maakt de DFB in zijn logo gebruik van een staatsembleem, hetgeen volgens de Duitse en de Europese wetgeving niet als merk beschermd kan worden.

Voorafgaand aan deze verzoeken tot vervallenverklaring had de DFB in kort geding geëist dat Real geen producten mocht verkopen met het logo van de DFB erop. De rechtbank München wees deze vordering toe, waarop een verbod op het gebruik van het logo door Real volgde.

Volgens onze analyse zou bij het slagen van de vernietigingsacties de adelaar door iedereen gebruikt mogen worden. Het logo van de DFB dat naast de afbeelding van de adelaar ook de tekst “Deutscher Fußball-Bund” vermeldt mag echter niet zonder toestemming van de DFB door derden gebruikt worden. Dit laatste kan door Real vrij eenvoudig worden opgelost door om de adelaar heen een andere tekst zoals bijvoorbeeld “Deutschland Weltmeister” op te nemen in een afwijkend lettertype.

Lena Kröger en Brigitte Spiegeler

Rechtbank Amsterdam 16 juli 2014, IEF 14064 (X tegen NCRV)
Uitspraak ingezonden door Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma. Merkenrecht. Geen nietigverklaring. Zie eerder. X vordert de nietigverklaring van Benelux-merkregistratie Paperclip in klasse 38. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de waren onder klasse 9 (merk PaperClip eiser) niet identiek aan de diensten van klasse 38 (merk PAPERCLIP NCRV). De beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van een vergelijking van de merkenregisterinschrijvingen. Mogelijke soortgelijkheid dient weliswaar geabstraheerd te worden van het feitelijk gebruik, diensten van het NCRV-merk zijn 'content'-diensten die verschillen van het aanbieden van (fysieke) waren zoals apparaten en/of dragers. Vordering wordt afgewezen.

4.5. Anders dan NCRV stelt, betekent de omstandigheid dat, ook bij nietigheidsacties, rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden niet dat bij de boordeling slechts moet worden gekeken naar het gebruik van het nieuwere merk in de praktijk. Een dergelijke beperkte toetsing zou de toetsing van nog niet gebruikte inschrijvingen immers onmogelijk maken en voorts de vraag opwerpen of de nietigheid opnieuw moet worden beoordeeld indien in de loop van de tijd door de latere merkhouder het merk voor andere, onder de inschrijving vallende waren of diensten zou gaan gebruiken. Die vraag moet naar het oordeel van de rechtbank ontkennend worden beoordeeld. De beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van een vergelijking van de inschrijvingen in het merkenregister.

4.6. Bij toetsing van de ingeschreven waren en diensten ten aanzien van hun mogelijke soortgelijkheid dient weliswaar geabstraheerd te worden van het feitelijk gebruik van die waren of diensten, anderzijds dient de omschrijving van de waren en/of diensten voldoende concreet te zijn om te kunnen oordelen of verwarring moet worden gevreesd. De soortgelijkheid moet uit de omschrijving van de waren in de inschrijving voortvloeien. De omschrijving van de .diensten in klasse 38 van het NCRV-Merk betreffen diensten voor het aanbieden van wat de rechtbank Den Haag heeft omschreven als "content". Met de rechtbank Den Haag is de rechtbank van oordeel dat het aanbieden van "content" in het algemeen verschillend is van het aanbieden van (fysieke) waren zoals apparaten en/of dragers, de waren waarvoor X zijn merk in klasse 9 heeft ingeschreven,

4.7. Uit het voorgaande volgt dat naar het oordeel van de rechtbank geen sprake is van gelijksoortigheid tussen de door X voor zijn merk ónder klasse 9 ingeschreven waren en de door NCRV voor haar merk in klasse 38 ingeschreven diensten, zodat de vorderingen van X zullen worden afgewezen.

Hof Den Haag 22 juli 2014, IEF 14059 (Recticel tegen Swiss Sense)
Uitspraak ingezonden door Gert Jan van de Kamp, Park Legal en Luuk Jonker, Holla Advocaten. Merkenrecht. Zie eerder IEF 11749. Recticel is een Zwitserse onderneming die zich toelegt op de productie en verkoop van onder meer bedden en matrassen onder het merk SWISSFLEX en is houdster van een aantal merkregistraties. Swiss Sense is werkzaam op hetzelfde gebied en is houdster van een aantal Benelux-woord/beeldmerken. In vrijwel al deze merken komt het teken SWISS SENSE voor. De rechtbank heeft in eerste aanleg een aantal merkinschrijvingen van Swiss Sense nietig verklaard, omdat deze het Zwitserse staatsembleem bevatten. Recticel vordert terecht dat Swiss Sense inbreuk maakt op haar merkrechten. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en verbiedt in het bijzonder gebruik van 'Swiss Sense' als handelsnaam, domeinnaam of als merk en van 'Sense' als merk.

Woordmerk SWISSFLEX versus woordmerk SWISS SENSE
21. Het hof stelt voorop dat het element SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel is van het merk SWISSFLEX en van het teken SWISS SENSE. SWISS springt in het oog, nu dit, zoals Recticel c.s. terecht heeft opgemerkt, geen voor de hand liggende aanduiding is in relatie tot de betrokken waren en diensten, terwijl de beide andere elementen (FLEX respectievelijk SENSE) in dit verband weinig zeggingskracht hebben. Daar komt bij dat het element SWISS zowel in merk als in teken het eerste deel van het merk is, en dat moet worden aangenomen dat het (ook daarom) meer aandacht krijgt bij het relevante publiek (de gemiddelde consument met een, gelet op de prijs van de betrokken waren, verhoogd aandachtniveau) dan het daaropvolgende element FLEX respectievelijk SENSE. Het bewijsaanbod van Swiss Sense in de memorie van antwoord onder 152, is naar het oordeel van het hof niet voldoende concreet; het is bovendien geen aanbod tot getuigenbewijs, terwijl bewijsstukken door Swiss Sense eigener beweging in het geding hadden moeten worden gebracht.

22. (…) In visueel opzicht stemmen merk en teken in behoorlijke mate overeen, omdat het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken identiek is, en omdat dat element wordt gevolgd door een woord van vier of vijf letters met een duidelijke aanwezigheid van de letter E. Weliswaar verschilt het woordbeeld enigszins doordat SWISSFLEX aan elkaar geschreven wordt terwijl SWISS SENSE uit twee losse woorden bestaat, maar dat legt naar het oordeel van het hof onvoldoende gewicht in de schaal. Datzelfde geldt ook voor zover de twee bestanddelen van het teken SWISS SENSE in de praktijk worden geschreven met een hoofdletter.
In auditief opzicht stemmen merk en teken in aanzienlijke mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken is identiek, terwijl de toevoegingen FLEX en SENSE worden gekenmerkt door de harde è-klank alsmede door de s-klank aan het eind. Dat de klemtoon, naar Swiss Sense stelt, verschillend wordt gelegd, maakt dit – voor zover dit al het geval zou zijn – niet anders. Datzelfde geldt voor de alliteratie in SWISS SENSE.
In begripsmatig opzicht stemmen merk en teken in zekere mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS communiceert, zowel in merk als teken, immers een (positieve) associatie met Zwitserland (vgl. GEA 15 december 2011, zaak T-377/09, ECLI:EU:T:2011:753 (‘PASSIONATELY SWISS’)).

23. Wat betreft de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en diensten overweegt het hof als volgt. Het merk SWISSFLEX van Recticel c.s. is ingeschreven voor, kort gezegd, slaapkamermeubilair, bedden, bedonderdelen, matrassen en kussens (productie 4 Recticel c.s.). Swiss Sense gebruikt het teken SWISS SENSE voor bedden (met name boxsprings), slaapkamermeubilair, slaapkamerartikelen en producten welke met de inrichting van slaapkamers te maken hebben (vgl. overweging 2.3 van het bestreden vonnis). Naar het oordeel van het hof is daarmee sprake van dezelfde, althans in verregaande mate soortgelijke waren en/of diensten. Het hof verwerpt daarmee ook het betoog van Swiss Sense dat de retaildiensten (de verkoop van voornoemde waren) waarvoor zij het teken Swiss Sense gebruikt, niet soortgelijk kunnen zijn aan de waren waarvoor Recticel c.s. haar merk heeft geregistreerd. Anders dan Swiss Sense lijkt te betogen (memorie van antwoord onder 135-138), is het immers mogelijk dat waren soortgelijk zijn aan diensten en andersom.

Woordmerk SWISSFLEX versus woord/beeldmerken SWISS SENSE met SWISS SENSE als dominant bestanddeel
26. Naar het oordeel van het hof stemmen dit merk en voormelde tekens overeen; het hof verwijst naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Ook in de in rechtsoverweging 25 genoemde tekens is SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel. Daarbij geldt evenwel het volgende. In visueel opzicht is sprake van minder overeenstemming dan ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE, maar dat neemt niet weg dat er wel enige overeenstemming is. De totaalindruk in aanmerking nemend, is het woordcombinatie SWISS SENSE in de desbetreffende tekens naar het oordeel van het hof visueel dominant, terwijl de toevoegingen LIFE of SAFE respectievelijk de (zeer) klein afgebeelde onderschriften en het beeldelement naast die dominante woordcombinatie weinig zeggingskracht hebben gelet op hun algemene beschrijvende karakter, terwijl de onderschriften bovendien zo klein zijn afgebeeld dat zij nauwelijks opvallen. In auditief opzicht geldt ook dat de toevoegingen (onderschriften, LIFE of SAFE) niet afdoen aan de omstandigheid dat het element SWISS SENSE in de desbetreffende tekens auditief dominant is. In begripsmatig opzicht doen genoemde toevoegingen niet af aan de overeenstemming die hiervoor is aangenomen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Het gaat immers om beschrijvende onderschriften (‘boxsprings en matrassen’, ‘slapen met een goed gevoel’) en/of om elementen met weinig zeggingskracht (LIFE of SAFE).

Woord/beeldmerk SWISSFLEX versus handelsnaam Swiss Sense en domeinnaam swisssense
31. (…) Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen in rechtsoverweging 19 e.v., kan Recticel c.s. zich op grond van art. 9 lid 1 sub b GMV verzetten tegen dergelijk gebruik door Swiss Sense van de aanduiding ‘Swiss Sense’. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook voor de aanduiding ‘Swiss Sense’ in het onderschrift ‘by Swiss Sense’ in de tekens genoemd in overweging 2.4 onder f, h, m, n, p, s, t, u, v, w, x, en y van het bestreden vonnis, waarin naast een dominant woordelement (bijvoorbeeld DESIGN, COLOR, POCKET of SAFE) in het onderschrift in kleine letters Swiss Sense als handelsnaam wordt gebruikt, althans door het publiek als zodanig zal worden opgevat (‘by Swiss Sense’).

Woordmerk SENSUS versus SENSE
40. Op grond van het voorgaande, alsmede in aanmerking nemende dat het merk SENSUS een redelijk onderscheidend vermogen heeft en de verregaande mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, komt het hof tot de conclusie dat het merk SENSUS en het teken SENSE in visueel, begripsmatig en auditief opzicht zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek (als eerder omschreven) als bedoeld in art. 9 lid 1 sub b GMV. Grief 12 slaagt dus. In zoverre is vordering (2) dus toewijsbaar.

Lees de uitspraak:
IEF 14059 (link/ pdf)

Gerechtshof Den Haag 22 juli 2014, IEF 14058, zaak C-379/14 (TOP Logistics, Mevi en Van Caem tegen Bacardi) - dossier
Uitspraak ingezonden door Mark Tsoutsanis en Paul Wezelenburg RWV advocaten, Gerard van der Wal Houthoff en Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen. Merkenrecht. Parallelimport. Van Caem heeft zich aan de zijde van Mevi gevoegd, IEF 12890. Van goederen met een AGP-status die niet langer een T1-status hebben, moet worden aangenomen dat zij douanerechtelijk zijn ingevoerd onder de douaneregeling vrij verkeer. De douanestatus staat er dan niet langer aan in de weg dat sprake kan zijn van invoer in merkenrechtelijke zin. Het hof zal de vraag voorleggen of ten aanzien van goederen die zich onder gegeven omstandigheden onder een accijnsschorsingsregeling bevinden, sprake is van invoeren aldus dat sprake is van "gebruik (van het teken) in het economisch verkeer". Het hof heeft partijen daarnaast in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of Mevi op grond van vermeend onrechtmatig handelen van derden, in het midden latend of daarvan sprake is, verplicht kan worden tot afgifte van de beslagen gedecodeerde flessen. Hier zal het hof na beantwoording van de prejudiciële vragen op ingaan. Het hof houdt de beslissing aan en stelt prejudiciële vragen aan het HvJ EU.

42. Het hof zal derhalve aan het hof van Justitie EU de vraag voorleggen of ten aanzien van goederen zich onder voormelde omstandigheden onder een accijnsschorsingsregeling bevinden, sprake is van invoeren aldus dat sprake is van "gebruik (van het teken) in het economisch verkeer". Naar aanleiding van opmerkingen van Mevi dat het in feite gaat om de (ruimere) algemene vraag of de merkhouder zich kan verzetten tegen de aanwezigheid van goederen die zich, in de gegeven omstandigheden, onder een accijnsschorsingsregeling bevinden, zal het hof een dergelijke algemene vraag toevoegen voor het geval het Hof van Justitie EU van oordeel zou zijn dat sprake is van invoer in merkenrechtelijke zin. (…)
 
43. Gelet op het bovenstaande legt het hof op de voet van artikel 267 VWEU de volgende vragen aan het HvJ EU voor:

(…)
1. Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van "gebruik (van het teken) in het economisch verkeer" dat dor de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?
2. Wanneer vraag1 bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele omstandigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 15 juli 2014, IEF 14056 (Stichting BKR tegen Stichting BKR Bedrijven)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Emiel Jurjens, Kennedy Van der Laan. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. BKR is een stichting die tot doel heeft het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. BKR is houder van het woord- en beeldmerk BKR. Gedaagden voeren een stichting onder de handelsnamen Stichting BKR Bedrijven en Stichting Bureau Krediet Registratie Bedrijven. Ook verrichten gedaagden financiële diensten onder die tekens. BKR stelt dat gedaagden inbreuk maakt op haar handelsnaam en merkrechten en hiermee onrechtmatig jegens haar handelt. De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van handelsnaaminbreuk op grond van art. 5 Hnw en merkinbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Gedaagden hadden eenvoudig andere keuzes in naam en logo kunnen maken. De voorzieningenrechter legt een met dwangsom versterkt gebod tot staking van de inbreuken op.

Handelsnaam
4.4. (…) In zijn geheel bezien wijken beide door BKR Bedrijven te hanteren handelsnamen in dermate geringe wijze af van de door BKR gevoerde handelsnamen, dat daarmee bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Sterker nog, door de toevoeging van het woord 'Bedrijven' achter de handelsnaam BKR, in combinatie met het feit dat beide ondernemingen tevens de handelsnaam 'Stichting Bureau Krediet Registratie' voeren, wordt het verwarringsgevaar naar het oordeel van de voorzieningenrechter alleen maar groter. Het publiek zou immers eenvoudig kunnen denken dat BKR een nieuwe dienst aanbiedt, speciaal voor bedrijven. Daar komt bij dat de aard van beide ondernemingen, blijkens de respectieve inschrijvingen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zeer vergelijkbaar zijn. Zowel BKR als BKR bedrijven richten zich immers (onder meer) op de bestrijding van misbruik en fraude in het financiële verkeer.

Merkrechten
4.11. (…) Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaat er dan ook geen twijfel over dat BKR Bedrijven bij haar eigen naamgeving en ontwerp van haar logo bewust heeft aangehaakt bij de bekendheid van BKR. Weliswaar heeft BKR Bedrijven gesteld dat zij heel andere activiteiten ontplooit dan BKR, maar dat neemt niet weg – wat er ook van die stelling zij – dat zij, juist in dat geval, eenvoudig geheel andere keuzes had kunnen maken, zowel voor haar naam (en de afkorting daarvan) als voor haar logo. Nu zij dat niet heeft gedaan, is de voorzieningenrechter van oordeel dat BKR bedrijven zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van BKR. (…)

B.Kist, 'Ruzie om rokjes', NRC 17 juli 2014.
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Bij de Kilted Caddygolfclub in Myrtle Beach in South Carolina weten ze hoe ze zich moeten onderscheiden: hier huur je geen saai man als caddy, maar krijgt de golfer voor 300 dollar begeleiding van een vrouwelijke caddy gehuld in een korte roze kilt.  "Come Play a Round with me", luidt de slogan van de club. Het schijnt er storm te lopen, maar het is wel de vraag hoe lang nog. Kilted Caddy is begin juli voor de rechter gesleept door Tilted Kilt, een restaurantketen in de VS die bekendheid geniet vanwege zijn serveersters met korte kilten, blote buik en Schotse bh.

"Wij hebben flink geïnvesteerd in ons imago en het gevaar bestaat dat het publiek zal denken dat die golfclub iets met onze restaurants te maken heeft", aldus de Tilted Kilt, dat het rokje als merk heeft geregistreerd. Merkrechten op een Schots rokje?
Ja, dat kan. Als het publiek een product of dienst aan een bepaald teken herkent, kun je zo'n teken als merk registreren. Desondanks lijkt de claim van de Tilted Kilt niet erg kansrijk. Een serveerster doet toch echt iets anders dan een caddy, dus het is onwaarschijnlijk dat de consument hierdoor in verwarring raakt.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A. Beroep na weigering inschrijving WASH & COFFEE afgewezen.
B. Beroep na vernietiging gedeeltelijke weigering inschrijving VIAVITA afgewezen.
C. Beroep na weigering inschrijving SUBSCRIBE afgewezen.
D. Beroep na (gedeeltelijke) weigering inschrijving PROTEKT en PROTECTA afgewezen.
E. Beroep na oppositie aanvraag inschrijving ANTONIO BACIONE afgewezen.
F. Beroep na weigering inschrijving beeldmerk in de vorm van een fles afgewezen.
G. Beroep na afwijzing nietigverklaring beeldmerk met LA NANA afgewezen.
H. Beroep tegen vernietiging afwijzing oppositie FEMIVIA afgewezen.
I. Hogere voorziening tegen oppositie inschrijving WALZER TRAUM afgewezen.

Gerecht EU 14 juli 2014, zaak T-5/12 (Wash & Coffee) - dossier
A. Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), waarbij het beroep is verworpen tegen de beslissing van de onderzoeker tot weigering van de inschrijving van het woordmerk „Wash & Coffee” voor waren en diensten van de klassen 25, 37 en 43. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 14 juli 2014, zaak T-204/12 (VIAVITA) - dossier
B. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van de nationale woord- en beeldmerken met de woordelementen „VILA VITA” voor waren en diensten van de klassen 3, 35, 37, 39, 41 en 42 en strekkende tot vernietiging van beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „VIAVITA” in te schrijven voor diensten van de klassen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45 in het kader van de oppositie ingesteld door verzoekster. Het beroep is afgewezen. Op andere blogs: MARQUES

Gerecht EU 14 juli 2014, zaak T-404/13 (SUBSCRIBE) - dossier
C. Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „SUBSCRIBE” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 9 16 en 42. Het beroep is afgewezen. MARQUES

Gerecht EU 15 juli 2014, zaak T-18/13 / 576/12 (PROTEKT) - dossier - dossier
D. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de aanvrager van het gele beeldmerk met het woordelement „PROTEKT” voor waren van de klassen 6, 7, 9, 22 en 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het door verzoekster ingestelde beroep tegen de weigering  en de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale woordmerken „PROTEKT” en „PROTECTA” voor waren van de klassen 6 (7) en 9. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 16 juli 2014, zaak T-36/13 (ANTONIO BACIONE) - dossier
E. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van een gemeenschapsbeeldmerk en een nationaal beeldmerk met onder meer de afbeelding van twee elkaar kruisende ruiten voor waren van de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 en 41, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk met de woordelementen "ANTONIO BACIONE" en de afbeelding van twee elkaar kruisende ruiten voor waren van de klassen 3, 14, 18 en 25. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 16 juli 2014, zaak T-66/13 (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée) - dossier
F. Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het beeldmerk in de vorm van een fles voor waren van klasse 33 in te schrijven. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 16 juli 2014, zaak T-196/13 (la nana) - dossier
G. Gemeenschapsmerk. Beroep tot vernietiging van beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling waarbij verzoeksters verzoek tot nietigverklaring van het beeldmerk met de woordelementen „la nana” voor waren van de klassen 16, 20 en 24 is afgewezen. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 16 juli 2014, zaak T-324/13 (FEMIVIA) - dossier
H. Gemeenschapsmerk. Beroep door de aanvrager van het woordmerk „FEMIVIA” voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die is ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „FEMIBION” en van de internationale inschrijving, waarin de Europese Unie wordt aangewezen, van het witzwarte beeldmerk met het woordelement „femibion” voor waren van de klassen 5, 29 en 30. Het beroep is afgewezen.

HvJ EU 17 juli 2014, zaak C-141/13P (Reber/BHIM) - dossier 
I. Hogere voorziening tegen arrest van het Gerecht (Vijfde kamer), Reber / OHMI - Wedl & Hofmann (Walzer Traum) (T355/09), waarbij het Gerecht heeft verworpen rekwirantes beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM, inzake een oppositieprocedure tussen Reber Holding GmbH & Co. KG en Wedl & Hofmann GmbH. Verwarringsgevaar tussen een beeldteken met het woordelement „Walzer Traum” en het ouder nationaal merk „Walzertraum”. Schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk. De hogere voorziening is afgewezen.

Rechtbank Den Haag 25 juni 2014, IEF 14037 (Guru Denim tegen Kaandiscounter)
Counterfeit. Fashion. Guru Denim is een mode-concern en is houder van Gemeenschapsmerken TRUE RELIGION (BRAND JEANS). Via de webwinkel kaandiscounter.nl worden broeken aangeboden met eisers merk erop. Blijkens de deurwaarder is het adres van gedaagde in het GBA een geheim adres en heeft deurwaarder verklaard dat de dagvaarding aan dat geheime adres is betekend door achterlating in een gesloten envelop. De voorraadvermelding op de website vormt de enige aanwijzing dat een voorraad van 100 inbreukmakende broeken bestond. De gevorderde schadevergoeding op te maken bij staat is toewijsbaar, evenals diverse nevenvorderingen.

4.6. De voorraadvermelding op de website vormt de enige aanwijzing dat [X] een voorraad heeft gehad van 100 inbreukmakende broeken. Gelet op de gemotiveerde betwisting door [X], heeft Guru Denim daarmee niet voldoende onderbouwd dat de voorraad van [X] daadwerkelijk uit 100 inbreukmakende broeken heeft bestaan. Anderzijds acht de rechtbank het verweer van [X] dat het maar om twee inbreukmakende broeken zou gaan evenmin voldoende onderbouwd. [X] heeft slechts een handgeschreven verklaring van de heer [Z] in het geding gebracht, die dat bevestigt. Een factuur of andere administratieve bescheiden zijn niet overgelegd.

4.7. De slotsom van het voorgaande is dat de rechtbank thans niet kan vaststellen wat de omvang is geweest van de inbreukmakende handelingen van [X]. De door Guru Denim gevorderde gefixeerde schadevergoeding op basis van een voorraad van 100 inbreukmakende broeken is reeds daarom niet toewijsbaar. De door Guru Denim gevorderde opgave van ingekochte en verkochte aantallen inbreukmakende broeken zal nader uitsluitsel moeten bieden.

4.10. Gelet op de vastgestelde inbreuk en de toewijsbaarheid van de vordering tot schadevergoeding of winstafdracht is de door Guru Denim gevorderde opgave van het aantal ingekochte, verkochte en voorradige inbreukmakende broeken en de in- en verkoopprijzen eveneens toewijsbaar op de wijze als in het dictum vermeld. De vordering tot opgave van afnemers zal worden beperkt tot afnemers die geen consument zijn, omdat de consumptieve aankoop van een inbreukmakende broek geen merkinbreuk door die consument vormt, zodat Guru Denim daarbij geen belang heeft. De opgave dient te worden voorzien van een door [X] te bekostigen verklaring van een accountant (RA of AA) waaruit blijkt dat hij de opgave heeft geverifieerd aan de hand van de administratie van [X] en dat, voorzover verifieerbaar, de opgave strookt met de gegevens uit die administratie en dat, voorzover verificatie niet volledig mogelijk is, hij geen aanwijzingen heeft dat de opgave geen getrouwe weergave van de werkelijkheid omtrent de te verstrekken gegevens zou inhouden. De termijn voor de opgave zal worden bepaald op zes weken, omdat de gevorderde termijn van tien werkdagen gelet op de verificatie door een accountant te kort wordt geacht voor een juiste uitvoering.

Lees uitpsraak hier:
IEF 14037 (pdf/link)

Andere blogs:
SOLV