Domeinnaamrecht  

Hof Amsterdam 8 november 2011, LJN BU7809 (appellant h.o.d.n. Pervorm tegen Pervormics B.V.)

Handelsnaamrecht. Domeinnaam. Verstekzaak. Onrechtmatig gebruik van handelsnaam? Art. 1019h Rv niet van toepassing omdat partijen buiten rechte tot een oplossing zijn gekomen. Grondslagwijziging in hoger beroep blijft buiten beschouwing omdat deze niet aan geïntimeerde kenbaar is gemaakt

3.7. Gelet op het feit dat – op grond van de niet betwiste stellingen van [ Appellant ] en de na het tussenarrest overgelegde stukken - vaststaat dat Pervorm B.V. haar naam op grond van een minnelijke regeling op 30 september 2010, derhalve vóór de inleidende dagvaarding van 1 oktober 2010, heeft gewijzigd in Pervormics B.V., zijn de vorderingen van [ Appellant ] als vermeld onder 3.1 sub b) en c) niet toewijsbaar. [ Appellant ] heeft weliswaar gesteld dat Pervormics B.V. “nog steeds bereikbaar is via www.pervorm.com”, maar hij heeft daarmee niet althans onvoldoende concreet onderbouwd dat Pervormics B.V. zich (na 30 september 2010) van de handelsnaam “ Pervorm ” heeft bediend of zich nog van die naam bedient.

3.8. Tegen de achtergrond van het voorgaande oordeelt het hof dat de kantonrechter terecht heeft geoordeeld, zakelijk, dat het bepaalde in art. 1019h Rv geen grondslag biedt voor de vergoeding van [ Appellant ]’s juridische kosten omdat partijen buiten rechte tot een oplossing zijn gekomen. Grief I, die anders betoogt, faalt dan ook. Het door [ Appellant ] overgelegde document “Indicatietarieven in IE-zaken” doet daaraan niet af. Integendeel, dat stuk gaat ervan uit dat art. 1019h Rv slechts van toepassing is “in procedures (cursivering van het hof) waarin aan het gevorderde de in artikel 1019 Rv genoemde regelgeving ten grondslag is gelegd”.

3.9. Grief II houdt in dat de kantonrechter de gevorderde juridische kosten ten onrechte niet heeft toegewezen op grond van het bepaalde in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. 3.10. [ Appellant ] heeft in eerste aanleg aan zijn vordering wegens juridische kosten, zoals hij zelf kennelijk ook inziet, niet ten grondslag gelegd dat Pervorm B.V. onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Nu hij dat in hoger beroep wel doet, is in zoverre van een wijziging van de grondslag van de eis sprake. Het hof zal deze grondslag echter op grond van art. 130 lid 3 jo 353 Rv buiten beschouwing laten, omdat [ Appellant ] deze grondslag-wijziging niet aan Pervormics B.V. kenbaar heeft gemaakt. De wijziging is immers niet aangekondigd in de appeldagvaarding (of meegedeeld bij een later exploot) maar slechts opgenomen in de memorie van grieven, zulks terwijl tegen Pervormics verstek was verleend. Pervormics B.V. weet derhalve niet dat [ Appellant ] het gevorderde bedrag thans ook op deze grondslag baseert (vgl. HR 1 maart 2002, NJ 2003/355). Hieruit volgt dat ook grief II geen doel treft.

WIPO 21 november 2011, DNL2011-0043 (Bruggen Motoren v.o.f. tegen Rsf productions; geschillenbeslechter: Willem Leppink)

Bruggen Motoren stelt dat zij is geslaagd de handelsnaam "Bruggen Motoren" sterk op de markt te zetten. Echter verweerder meent dat eiseres in het economisch verkeer optreedt als “Bruggen Tweewielers” en niet als “Bruggen Motoren”. De blote stelling dat de handelsnaam sterk in de markt is gezet, is onvoldoende om aan te nemen dat eiseres over handelsnaamrechten beschikt. Verweerster heeft dit daarentegen gemotiveerd betwist en bewezen middels diverse bewijsstukken. Domeinnaam en (geclaimde) handelsnamen zijn niet identiek of verwarringwekkend overeenstemmend en daarom wordt de vordering afgewezen.

Eiseres heeft slechts aangevoerd dat zij “(…) de handelsnaam sterk op de markt heeft gezet”. Hoewel de Geschillenbeslechter begrijpt dat Eiseres hiermee een beroep wil doen op haar (beweerdelijke) handelsnaamrechten op “Bruggen Motoren”, onderbouwt zij op geen enkele manier dat zij gerechtigd is tot de handelsnaamrechten. Er is geen bewijs van inschrijving in het Handelsregister overgelegd, noch van het feitelijk gebruik dat een voorwaarde is voor het ontstaan van handelsnaamrechten.

De blote stelling dat Eiseres de Handelsnaam sterk in de markt heeft gezet, is onvoldoende om aan te nemen dat Eiseres daarmee voldoende gemotiveerd heeft gesteld over handelsnaamrechten te beschikken.

Verweerster heeft daarentegen gemotiveerd betwist dat Eiseres rechthebbende is van de Handelsnaam. De Geschillenbeslechter maakt uit het relaas van Verweerster op dat zij meent dat Eiseres niet als “Bruggen Motoren” deelneemt aan het economisch verkeer, maar als “Bruggen Tweewielers”. Verweerster heeft ten bewijze van haar verweer diverse bewijsstukken overgelegd.

WIPO Arbitrage 30 september 2011, DNL2011-0057, (Társaság tegen Stegenga, inzake: intimissimi-shop.nl, arbiter: Willem Leppink),  DomJur 2011-775
 
Wellicht ten overvloede. Eiseres is houdster van diverse Benelux en Europese woord- en beeldmerken INTIMISSIMI. Domeinnaam heeft als generieke element "-shop" , dat neemt de verwarring met het merk niet weg. Er is sprake van verwarringwekkende overeenstemming tussen domeinnaam en het merk van eiser. Er is geen toestemming van eiseres voor gebruik, noch sprake van een legitiem belang. Het lijkt de arbiter voldoende aannemelijk dat verweerster ten tijde van de registratie van de domeinnaam afwist van het bestaan van het merk. Overdracht is bevolen.

Vzr. Rechtbank Leeuwarden 30 november 2011, LJN BU6396 (eiseres h.o.d.n. LOFT ruimte voor inspiratie tegen WTC Horeca B.V. h.o.d.n. Restaurant-bar-lounge LOFT)

Handelsnaam. [eiseres] exploiteert sinds mei 2007 een onderneming onder de naam "LOFT ruimte voor inspiratie". Gevestigd in een kerkgebouw kan men op  afspraak ruimtes huren, voorzien van eten en drinken. Zij heeft onder meer de handelsnaam "LOFT ruimte voor inspiratie" laten registreren, en maakt gebruik van de domeinnaam loftboksum.nl. WTC biedt soortgelijke diensten aan op o.a. 11e etage van het WTC onder de naam LOFT en maakt gebruik van de domeinnaam restaurantloft.nl.

Rechter oordeelt dat beide ondernemingen verschillend in karakter zijn. Beiden richten zich tot één nagenoeg identieke doelgroep, namelijk de zakelijke markt. bij het publiek verwarring is te duchten tussen de onderneming van [eiseres] en de onderneming van WTC Horeca. Derhalve voert WTC Horeca ook de domeinnaam www.restaurantloft.nl in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw. Staking van gebruik van de naam is bevolen, dit onder last van dwangsom ad €2.500 of €1.000 per dag met maximum van €50.000. Proceskostenveroordeling ad €1.423,98 ex 1019h Rv.

4.4.  De voorzieningenrechter is van oordeel dat de handelsnaam van WTC Horeca slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van [eiseres]. Daartoe is het volgende redengevend. Beide handelsnamen bestaan uit een onderscheidend element en een beschrijvend element. Het onderscheidende én overeenstemmende element in de beide handelsnamen is "LOFT" en het beschrijvende element is "ruimte voor inspiratie", in het geval van [eiseres], en "Restaurant-Bar-Lounge", in het geval van WTC Horeca. In de beide handelsnamen is het - visueel opvallende, met hoofdletters aangeduide - element "LOFT" dominant. Daarmee heeft het element "LOFT" naar het oordeel van de voorzieningenrechter een sterk onderscheidend vermogen. De beschrijvende elementen in de handelsnamen van partijen verdwijnen daarmee naar de achtergrond.

4.5.  De voorzieningenrechter stelt verder vast dat het karakter van beide ondernemingen in die zin verschilt, dat Restaurant-Bar-Lounge LOFT een open karakter heeft en de onderneming van [eiseres] niet. Bij Restaurant-Bar-Lounge LOFT kan men à la carte eten en drankjes nuttigen zonder afspraak vooraf, terwijl men bij [eiseres] slechts kan eten en drinken na voorafgaande afspraak én als onderdeel van een in het kerkgebouw te organiseren evenement. Daar staat echter het volgende tegenover. Restaurant LOFT is gevestigd in het World Trade Center, een handelscentrum te Leeuwarden, waar door een zustervennootschap van WTC Horeca (WTC Expo) evenementen worden georganiseerd. Van belang in dat verband is dat op de door WTC Horeca gebruikte website www.wtchospitality.nl, waarop de in het WTC ter beschikking te stellen zalen worden vermeld, uitdrukkelijk wordt verwezen naar de mogelijkheid om te dineren bij restaurant LOFT. Hier wordt dus nadrukkelijk een koppeling gelegd tussen het huren van zaalruimte in het WTC en het desgewenst nuttigen van eten en drinken bij Restaurant-Bar-Lounge LOFT, hoewel er geen zakelijke arrangementen bij Restaurant-Bar-Lounge LOFT kunnen worden geboekt. Tevens dient te worden bedacht dat restaurant LOFT is gevestigd in een World Trade Center, een zakelijk handelscentrum voor de regio. Tegen die achtergrond ligt het voor de hand dat restaurant LOFT mede beoogt om die (potentiële) klantenkring te bedienen. Bij [eiseres] kan de zakelijke markt eveneens terecht voor het huren van ruimte, in combinatie met het nuttigen van eten en drinken. Ter illustratie daarvan heeft [eiseres] een - door WTC Horeca inhoudelijk niet betwiste - lijst van bedrijven en instellingen overgelegd, die een evenement bij haar hebben gehad. Gelet op het vorenstaande acht de voorzieningenrechter voorshands voldoende aannemelijk geworden dat beide ondernemingen zich in elk geval richten op één nagenoeg identieke doelgroep, namelijk de zakelijke markt. Van belang is voorts dat de beide ondernemingen op geringe afstand van elkaar zijn gevestigd ([B] en Leeuwarden liggen slechts enkele kilometers van elkaar verwijderd). Ten slotte weegt mee, zoals hiervoor reeds is overwogen, dat beide onderneming zich naar buiten toe presenteren met gebruikmaking met het overeen-stemmende en dominerende element "LOFT" in hun handelsnaam.

4.9.  Mede gelet op hetgeen hiervoor onder r.o. 4.5. is overwogen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het als handelsnaam gebruiken van de domeinnaam www.restaurantloft.nl bij het publiek verwarring is te duchten tussen de onderneming van [eiseres] en de onderneming van WTC Horeca. Derhalve voert WTC Horeca ook de domeinnaam www.restaurantloft.nl in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Vzr. Rechtbank Maastricht 24 november 2011, KG ZA 11-456 (BIQ Stadsontwerp B.V./BIQ Architecten/BIQ Holding B.V. tegen BIC Architecten B.V.)

Met dank aan Alex Dolphijn, VANDIJK advocaten.

Handelsnaamrecht. BIQ Architecten verricht sinds haar oprichting in 1994 architectenwerkzaamheden en heeft domeinnaam biqstad.nl. BIQ was houdster van een geregistreerd beeldmerk dat na verloop van 10 jaren was verlopen en in  2009 opnieuw is ingeschreven (hier). BIC Architecten heeft sinds haar oprichting in 2009 werken gerealiseerd in Nederland België en Duitsland en heeft domeinnaam bicarchitects.com.

De vordering met betrekking tot het beeldmerk wordt teruggetrokken, waarover niet langer hoeft te worden geoordeeld. Tussen partijen is niet in geschil dat BIC in het handelsverkeer enkel onder een volledige naamsaanduiding optreedt, niet met "BIC".

Hoewel BIC Architecten aangeeft dat zij haar kernactiviteit beperkt tot Zuid-Nederland in het gebied ten oosten en zuiden van de lijn Utrecht-Maastricht, heeft zij niet betwist dat zij in heel Nederland projecten heeft gedaan dan wel dat zij dit in de toekomst mogelijk zal doen. Het niet doen van actieve acquisitie in België en Duitsland doet er niet aan af dat er wél projecten zijn uitgevoerd.

Conform art. 5 Hnw wordt een verbod gegeven voor het voeren van de namen  BIC, BICarchitects, IC architects, BIC architecten en BICarchitecten, ook de variant met hoofdletters A maakt inbreuk. Gebruik van de domeinnaam bicarchitects.com is mede als handelsnaamgebruik te kwalificeren, maar toch wordt vordering afgewezen, omdat `het belang van de door BIQ sub II gevorderde overdracht van de domeinnaam [is] komen te ontvallen`

Dit alles onder last van dwangsom €5.000 per dag met een maximum van €80.000 en met daadwerkelijke proceskostenveroordeling ex 1019h Rv ad €7.335,04.

4.6. Gelet op het puur onderscheidend vermogen van de naamsaanduiding is de voorzieningenrechter van oordeel dat de naamsaanduiding BIC Architecten en/of BIC Architects zowel visueel als auditief als begripsmatig (sterke) associaties oproepen met de naamsaanduiding BIQ Architecten, maar niet met de naamsaanduidingen BIQ, BIQ Stadsontwep en/of BIQ Holding.

4.7. Voorts is de voorzieningenrechter van oordeel dat de aard van de ondernemingen van BIQ en BIC Architecten vrijwel dezelfde is. Immers, zowel BIQ als BIC Architecten opereert met name op het gebied van projectmatige en/of seriematige bouw en zowel BIQ als BIC Architecten hanteert een contextuele benaderingswijze ten aanzien van haar projecten. Gelet hierop is het aannemelijk dat ten aanzien van zowel de werkzaamheden als het klantenpotentieel een aanzienlijke overlap bestaat.

4.14 De voorzieningenrechter is van oordeel dat de domeinnaam www.bicarchitects.com (mede) als handelsnaam dient te worden gekwalificeerd, nu deze gelijkluidend is aan één van de door BIC Architecten gevoerde handelsnaam, namelijk BIC Architects. Zoals hiervoor (zie r.o. 4.4-4.11) al is geoordeeld, levert het voeren van (onder meer)  de naam BIC Architects een bij wet verboden inbreuk op de handelsnaam van BIQ Architecten op. Hieruit vloeit voort dat het gebruik van de domeinnaam www.bicarchitects.com óók een inbreuk op de handelsnaam van BIQ Architecten oplevert. In die zin zal de voorzieningenrechter ten aanzien hiervan aansluiten bij haar oordeel omtrent het door BIQ sub I gevorderde [red. staken merk/handelsnaam]. Gelet hierop is he belang van de door BIQ sub II gevorderde overdracht van de domeinnaam komen te ontvallen, zodat dit deel van de vordering zal worden afgewezen.

Rechtbank Assen 16 november 2011, LJN BU5765 (Eiser h.o.d.n. Weddingfair tegen gedaagde)

Met gelijktijdige dank aan Harry Smeltekop, Yspeert vwl advocaten.

Handelsnaam. Stelplicht ten aanzien van het gevaar van verwarring voor het publiek.

Sinds 16 maart 2004 organiseert [eiser] onder de naam Weddingfair commerciële trouwbeurzen, daartoe zijn handelsnamen ingeschreven en is (indirect) rechthebbende op domeinnaam weddingfair.nl . Sinds 2006 organiseert gedaagde jaarlijks, op Landgoed Lemferdinge, een trouwbeurs en heeft domeinnaam: weddingfairlandgoedlemferdinge.nl.

Vorderingen, gestoeld op handelsnaamrecht, worden afgewezen, vanwege beschrijvend en een specifiek karakter, namelijk locatie van de activiteit.

4.7.  Tegen deze achtergrond neemt de rechtbank in overweging dat [gedaagde] een domeinnaam voert die het woord "weddingfair" bevat en die verder een verwijzing geeft naar de locatie waar die "weddingfair" plaatsvindt: het Landgoed Lemferdinge.

4.8.  Aldus heeft de domeinnaam van [gedaagde] een beschrijvend en een specifiek karakter. De domeinnaam geeft een beschrijving van de in rov. 4.5. bedoelde activiteit en de domeinnaam specificeert waar die activiteit plaatsvindt. Voor de vaststelling van het eventuele gevaar voor verwarring is dit van belang, omdat het de vraag doet opkomen waarom in dit concrete geval bij het publiek de verwarring kan ontstaan dat de weddingfair die [gedaagde] organiseert op het Landgoed Lemferdinge, een weddingfair betreft georganiseerd door [eiser]. [eiser] heeft echter geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit dit verwarringsgevaar kan blijken. Evenmin heeft [eiser] zicht gegeven op feiten of omstandigheden waaruit verwarring kan blijken in die zin dat het publiek ten onrechte een band kan aannemen tussen de onderneming van [eiser] en die van [gedaagde]. Aldus kan van het gevaar van verwarring niet blijken. Dit betekent dat de op het gevaar van verwarring gegronde vorderingen moeten worden afgewezen.

4.9.  Daaraan doet niet af dat [eiser] zijn vorderingen ook grondt op de stelling dat [gedaagde] zich schuldig maakt aan ongeoorloofde mededinging. Dat kan [eiser] niet baten omdat hij ook ten aanzien van deze grondslag geen andere feiten of omstandigheden aanvoert dan de gestelde en de hiervoor besproken inbreuk op de handelsnamen van [eiser]. De stelling dat sprake is van ongeoorloofde mededinging mist daarom zelfstandige betekenis en behoeft geen nadere bespreking.

4.10.  Het voorgaande brengt met zich dat ook in zoverre de vorderingen moeten worden afgewezen.

WIPO Arbitration and Mediation Center, ADMINISTRATIVE PANEL DECISION 4 november 2011, D2011-1564 (Swatch Ltd. v. Jenneke van der Meijden; inzake swatchbusiness.com en swatchstore.com, panellist: Brigitte Joppich)

Met gelijktijdige dank aan Marieke Coumans en Elise Menkhorst, De Gier | Stam & Advocaten.

Eiser, internationale holding, ontwerpt, produceert en verkoopt horloges en juwelen en onderdelen. Is houder van diverse merk- en domeinnamen. Gewraakte domeinnamen zijn geregistreerd in naam van verweerster, deze was eerste franchisee van eiser in Nederland. Vóór het registreren van deze domeinen is er toestemming gevraagd en verkregen, eveneens is er toestemming verkregen om een web shop te starten op waar originele producten van eiser zouden worden verkocht. Er was dus eerder sprake van geautoriseerde distributie van de producten van eiser dan van registratie te kwader trouw. Update: Bij overname van de shop door eiser is gesproken over overname van domeinnamen, maar eiser heeft toen gekozen om deze domeinnamen niet in de overeenkomst op te nemen om later alsnog een redelijke prijs af te spreken. Overigens verkoopt verweerster geen Swatch (meer) en doet zij niets met de domeinnamen.

Een beroep, door verweerster, op reverse domain name hijacking werd echter niet erkend. Afwijzing van de klacht en geen overdracht van de domeinnamen.

Onder B (...) Furthermore, when acquiring the “Swatch” shops from WATCH STORE ROTTERDAM B.V. in 2006, the parties discussed the transfer of WATCH STORE ROTTERDAM B.V.’s domain names and decided not to include them in the purchase agreement - not because they were not registered in the name of WATCH STORE ROTTERDAM B.V. but because the parties would otherwise not have been able to negotiate a purchase price. 

Onder C: Based on the evidence before the Panel, the Panel finds that the disputed domain names were not registered in bad faith and that the Complaint consequently fails. The Respondent provided evidence in these Policy proceedings that the disputed domain names were both registered after WATCH STORE ROTTERDAM B.V. started to sell the Complainant’s products and that the Complainant was aware of the domain name registrations from the very beginning. Furthermore, it is clear to this Panel from the evidence provided by the Respondent that the disputed domain name was in fact registered by the Complainant itself in the name of WATCH STORE ROTTERDAM B.V., and that WATCH STORE ROTTERDAM B.V. built a web shop for the Complainant’s products at with the Complainant’s consent. Therefore, the Panel finds that the disputed domain names were not registered in bad faith, but rather, for the purpose of the authorized distributorship of the Complainant’s products.

Onder 7 Reverse Domain Name Hijacking
The Respondent requests a finding of reverse domain name hijacking. This is defined in the Rules as “using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain-name holder of a domain name.” Moreover, paragraph 15(e) of the Rules provides as follows: “If after considering the submissions the Panel finds that the complaint was brought in bad faith, for example in an attempt at Reverse Domain Name Hijacking or was brought primarily to harass the domain-name holder, the Panel shall declare in its decision that the complaint was brought in bad faith and constitutes an abuse of the administrative proceeding.”

In the present case, where the Complainant owns trademark rights confusingly similar to the disputed domain names and where the legal aspects of the case with regard to the Respondent’s rights or legitimate interests are not undisputed, the Panel declines to make a finding of reverse domain name hijacking.

WIPO Arbitrage 9 november 2011, DNL2011-0042, LEGO Juris A/S tegen Stichting RIBW ZWWF; inzake: gebruiktlego.nl; arbiter: Tjeerd F.W. Overdijk)

Een van de vele WIPO Arbitrage LEGO-beslissingen, echter deze vordering van gemeenschaps- en beneluxmerkhouder LEGO wordt afgewezen .

Verweerder is een organisatie die dagactiviteiten voor autistische personen organiseert waaronder deze LEGO-formula. LEGO bouwwerken worden gemaakt van tweedehands lego-onderdelen en verkocht via de webshop onder de gewraakte domeinnaam. Ondanks dat de domeinnaam verwarringwekkend gelijkt op merken van eiser, concludeert het Panel dat er sprake is van een legitiem belang en bona fide gebruik. De analyse vind plaats aan de hand van de z.g. Oki Data criteria (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903), BMW / Deenik, zaak C-63/97 (merkgebruik door derde om reparatie  en onderhoud aan te bieden) en Gilette / LA Laboratoire, zaak C-228/03 (eerlijk gebruik, IEF 2834).

Ondanks dat de relatie met merkhouder niet is uitgelegd aan de hand van een expliciete disclaimer, het uiterlijk van de website doet niet vermoeden dat er een commerciële relatie tussen de twee bestaat. Integendeel; de vordering wordt afgewezen.

According to the Oki Data criteria, a bona fide offering must meet several requirements. These include, at minimum, the following:
- The respondent must actually be offering the goods or services at issue;
- The respondent must use the site to sell only the trademarked goods (otherwise, it could be using the trademark for “baiting” Internet users and then switch them to other goods);
- The site must accurately disclose the registrant’s relationship with the trademark owner;
- The respondent must not try to corner the market in all domain names, thus depriving the trademark owner of reflecting its own mark in a domain name.

Although Respondent is not an authorized reseller, it is using the web shop under the Domain Name to sell toys for which Complainant’s trademark rights have been exhausted. The website does not disclose any LEGO figurative trade mark.

The Panel notes that the website to which the Domain Name resolves does not contain an express disclaimer which would make it immediately clear that Respondent is not an authorized reseller of LEGO branded products. On the other hand, however, one cannot say that the website and the content provided on the website would somehow create the impression of a (non-existing) commercial connection between Respondent and Complainant, or that Respondent would belong to any official LEGO reseller network, or that a special relationship of any other nature would exist between Complainant and Respondent. The website clearly mentions that Respondent is the owner and that the products are sold by Respondent and not by Complainant. After weighing all these factors the Panel is of the opinion that the website is sufficiently accurate with regard to the relationship between Complainant and Respondent.

WIPO 28 oktober 2011, DNL 2011-0058 (Scotch & Soda B.V. tegen D-Max Ltd, inzake: scotchsoda.nl, arbiter: Willem Hoorneman)

Scotch&Soda is een Nederlands fashion bedrijf en is houder van Benelux- en gemeenschapsmerken SCOTCH & SODA (CTM) en beeldmerk. In juli 2009 is betreffende domeinnaam geregistreerd en een jaar later overgeschreven naar verweerder, domein linkt door naar een "so-called parking page".

Er is verwarringwekkende overeenstemming met merknaam. Parking page rondom merknaam van een ander constitueert geen bona fide gebruik. In dit geval zijn links opgenomen op het gebied van fashion, mede daardoor wordt gebruik te kwader trouw aangenomen. Met een simpele zoekopdracht in het merkenregister had verweerder kunnen weten van merkrechten van eiser. Ook zonder die zoektocht is verweerder "willfully blind" geweest.

Onder B (...) It is established case law that such parking pages built around a third party’s trademark as a rule do not constitute a bona fide offering of goods or services, nor do they constitute a legitimate noncommercial use of a trademark. (...jurisprudentie...). In the present case, the Panel notes that the linked pages also cover the area of fashion.
Onder C: Therefore, even if Respondent had not actually been aware of Complainant’s rights, a small effort on its part would have revealed those rights. If Respondent has not made that effort, it has been willfully blind to such rights.

WIPO Arbitrage 23 oktober 2011, DNL 2011-055 (Vliegtickets.nl B.V. tegen E-Pepper AG, Inzake: vliegticket.nl, arbiter: Wolter Wefers Bettink)

Met gelijktijdige dank aan Gijsbert Brunt, Wenckebach Bax Brunt Advocaten

Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Uitgebreid oordeel.

Vliegtickets.nl is aanbieder van reis- en vakantieaanbiedingen en tevens merknaamhouder sinds 2005. In 1999 heeft Elsink domeinnaam vliegticket.nl geregistreerd. De domeinnaam is in 2009 overgedragen aan gedaagde waarna een korte tijd is doorgelinkt naar de domeinnaam biedengeniet.nl. Daarop worden, anders dan de domeinnaam doet vermoeden, geen vliegtuigtickets aangeboden, maar wel andere vakantiegerelateerde producten. De overige tijd staat een  "site in aanbouw"-mededeling. Eiser meent dat er sprake is om bezoekers op misleidende wijze naar biedengeniet.nl te leiden.

Er is, naar het oordeel van de arbiter wel sprake van verwarringwekkende overeenstemming. Binnen onderdeel B (recht of legitiem belang) wordt onderzoek gedaan naar de reputatie en bekendheid van de merken, deze wordt niet vastgesteld. Doorlinken naar de site biedengeniet.nl gedurende 5 à 6 maanden is onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Geen overdracht bevolen.

Onder A. wordt verwarringwekkende overeenstemming met merknamen en handelsnaam bewezen door "overgelegde online uittreksel van de WhoIs genoemd als houder van de domeinnaam ".

Onder B. Recht of legitiem belang
Om te kunnen vaststellen welke situatie zich voordoet zijn naar het oordeel van de Geschillenbeslechter de volgende factoren van belang: 
(a) de reputatie en bekendheid van het Merk; 
(b) of Verweerder andere domeinnamen met beschrijvende aanduidingen heeft geregistreerd; 
(c) of de Domeinnaam wordt gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding; en zo niet, 
(d) of er aanwijzingen zijn dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken.

Ad a. Geen bewijs van bezoekersaantallen en nieuwsbrief abonnees; bij het BBIE is "kennelijk zodanig bewijs [is] overgelegd van de toenmalige bekendheid van “vliegtickets.nl” dat het door het BBIE als ingeburgerd werd beschouwd". Echter in deze zaak uitgaan van voldoende onderscheidend vermogen.

Ad b. en c. Ook andere beschrijvende domeinnamen zijn geregistreerd, waar verweerder “onderzoek doet naar andere exploitatiemogelijkheden van de Domeinnaam".

Ad. d. Dit is geen typisch geval van domeinnaamkaping is, omdat de Domeinnaam en de domeinnaam <vliegtickets.nl> van Eiser al meer dan 12 jaar naast elkaar bestaan en er over en weer veel contact is geweest en ook enige vorm van samenwerking.

Ad (d) Zijn er aanwijzingen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken?

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat het onderhavige geschil geen typisch geval van domeinnaamkaping is, omdat de Domeinnaam en de domeinnaam <vliegtickets.nl> van Eiser al meer dan 12 jaar naast elkaar bestaan en er over en weer veel contact is geweest en ook enige vorm van samenwerking. Weliswaar kan ook in een dergelijk geval van jarenlange coëxistentie een situatie ontstaan die het mogelijk maakt een eis in te dienen en daarop de criteria van de Regeling toe te passen, maar dan moet er sprake zijn van (nieuwe) feiten die er op wijzen dat (alsnog) sprake is van misbruik van de domeinnaam op een wijze die gelijk te stellen valt met domeinnaamkaping. Dat vereist dat de eiser met de eis overtuigend bewijs van de relevante feiten overlegt, nu immers op hem de bewijslast rust. Voldoet het overgelegde bewijs niet, dan sluit dat uiteraard niet uit dat de eiser alsnog bij de civiele rechter zijn gelijk haalt. Artikel 20.1 en 21 van de Regeling houden uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat de eiser het geschil (ook) aan de gewone rechter voorlegt.

In dit geval heeft Eiser gesteld dat Verweerder de Domeinnaam (naar de Geschillenbeslechter begrijpt: in 2011) gebruikt om consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> te lokken en daarmee commercieel voordeel te halen. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is het enkele feit dat Verweerder gedurende een zekere periode in 2011 (vijf à zes maanden) de Domeinnaam heeft doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> in dit geval onvoldoende om te concluderen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Eiser heeft geen aanvullend bewijs overgelegd waaruit de gestelde intentie of het effect van het handelen van Verweerder blijkt.